Roya_Ghafele_600x448.jpg

Lessen die informatietechnologie kan leren van de patentoorlogen

Klik voor meer informatie over auteur Dr. Roya Ghafele.

De beslissing van het Hooggerechtshof van Engeland en Wales van 26 augustus 2020 in de zaak Huawei en ZTE vs Unwired Planet en Conversant kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de ICT-sector en daarbuiten.

De mening van het Hof in deze zaak kan een precedent scheppen voor de bepaling van de royaltytarieven van FRAND. Unwired Planet vs Huawei is immers het eerste Europese oordeel dat wordt uitgesproken op grond van de waardering van standaard essentiële patenten.

Er zijn aanzienlijke schadevergoedingen toegekend, omdat het ecosysteem van smartphones zeer omstreden blijft. Het onder de knie krijgen van de waardering van FRAND-tarieven was soms een struikelblok in dergelijke geschillen.

Er heerst harde concurrentie tussen de belangrijkste belanghebbenden. De patentgeschillen tussen hen hebben de krantenkoppen gehaald onder de slogan ‘patentoorlogen’. Techfirma’s over de hele wereld zijn betrokken bij rechtszaken. Onderstaande grafiek geeft een schematisch overzicht van enkele van deze geschillen.

Overzicht van patentoorlogen – pijlen geven aan wie wie heeft aangeklaagd in de telecomruimte:

Afbeeldingsbron: The Globalization of English FRAND via OxFirst-webinar Serie

Wat is de toezegging van FRAND?

Standaard essentiële octrooien kunnen worden onderworpen aan concurrentievervalsend gedrag. Bij het combineren van een octrooi met een norm kan nadelig gedrag ontstaan. Antagonistische principes liggen ten grondslag aan normen en patenten. Het octrooirecht is gebaseerd op het concept van uitsluiting van anderen. Standaardisatieprocessen zijn weer afhankelijk van wijdverbreide verspreiding.

Tegen de complexe dynamiek die heerst tussen standaard en patenten, werd het engagement van FRAND geïntroduceerd. FRAND is een afkorting voor ‘fair, redelijk en niet-discriminerend’. Het IER-beleid van normalisatie-instellingen bevat vaak de voorwaarden voor patenten die lezen op normen die onder hun auspiciën zijn opgesteld. Dit was het geval in deze geschillen, waarbij het IPR-beleid van ETSI een belangrijke rol speelde in de uitspraak. Veel andere standaardbepalende organisaties hebben echter geen IER-beleid opgesteld, waardoor er een bestuurskloof is.

Kernelementen van FRAND-waardering

In de Unwired Planet vs Huawei-beslissing erkende rechter Birss, die onlangs werd gepromoveerd tot het Hof van Beroep, dat het verlenen van licenties voor standaard essentiële octrooien onderhevig kan zijn aan opportunistisch gedrag. Licentiegevers kunnen supra FRAND-licentieverzoeken indienen en licentienemers kunnen de betaling uitstellen. Ook kunnen downstream-innovators worden geconfronteerd met de last van cumulatieve royaltytarieven, zoals uitgedrukt in het argument van royaltystapeling. Veel verschillende SEP-eigenaren kunnen om een ​​licentietarief vragen, waardoor een betaling moeilijk kan worden. Deze kwesties werden erkend in het arrest.

Om grip te krijgen op de bepaling van een FRAND-royaltytarief, erkende de rechter de ex-ante-benadering, de vergelijkbare licentieaanpak en de top-down-benadering als methoden. De rechter erkende dat de waarde van essentiële standaardoctrooien kan worden bepaald met verwijzing naar de volgende beste alternatieve technologie. De methode is niet verder ontwikkeld omdat de partijen in de zaak geen gebruik hebben gemaakt van de aanpak. Hij herkende ook de vergelijkbare licentieaanpak als een waarderingsinstrument. Deze methode beoogt de waarde van een licentie te bepalen ten opzichte van andere afgesloten licentiecontracten. Ook is de Top Down Approach toegepast. De verdienste van deze methode is dat het verzekert dat licentiebetalingen evenredig zijn met de bijdrage van een standaard essentiële octrooihouder. De Top Down Approach, zoals toegepast in de case, maakte geen onderscheid tussen verschillende branches. De case maakte gebruik van de octrooi-teltechniek om te bepalen hoeveel octrooien op een standaard gelezen werden. De rechter oordeelde dat extra stappen het risico lopen een element van onzekerheid in de waardering te introduceren.

Op basis van deze inzichten werden FRAND-tarieven bepaald. De waardering die op deze manier tot stand kwam, stond centraal in de zaak en vormde een hoeksteen van de beslissing. Interessant om op te merken is dat de aanpak die in deze zaak wordt gevolgd niet zo heel erg verschilt van de methoden die werden erkend in TCL vs Ericsson, een andere FRAND-zaak uit de Verenigde Staten. Ook daar erkende het Hof de top-down benadering en de vergelijkbare licentiesbenadering als middel om een ​​FRAND-tarief te bepalen. Ook werd het concept van de ex-antebenadering naar voren gebracht. In TCL vs Ericsson paste de Rekenkamer echter een andere benadering toe om tot het geaggregeerde percentage te komen dat nodig is voor de top-downbenadering. Terwijl de Unwired Planet vs Huawei Court begon met vergelijkbare licentietarieven, heeft de TCL vs Ericsson Court de geaggregeerde tarieven voor de top-downbenadering afgeleid uit openbare verklaringen. TCL vs Ericsson werd ontruimd, maar niet op grond van de IP-waardering; de zaak verlaten als een hulpmiddel om vanuit een waarderingsperspectief aan te boren.

Waarom is dit een belangrijke beslissing?

De zaak biedt inzicht in de bepaling van het FRAND-royaltytarief. Er zijn zeker kwesties waarover gedebatteerd kan worden. Bijvoorbeeld de kwestie of een FRAND-tarief globaal moet zijn. Ook kan worden besproken of andere aspecten van dit besluit vanuit beleidsperspectief kunnen worden volgehouden. Mijn lijst met problemen is niet volledig. Er is zeker nog meer werk nodig om de waardering van IP te bevorderen. Dergelijke inspanningen zullen hopelijk helpen grip te krijgen op de monetaire aspecten van de ‘patentoorlogen’.